Kontrakts-handboken.se

Logga in

Glömt ditt lösenord?

Handboken, Speciell Avtalsdel

Logga in

Glömt ditt lösenord?

Innehållsförteckning

Speciell avtalsdel

Licensavtal

Licensobjekt m.m.

Immateriella rättigheter

Med licensiering av immateriella tillgångar förstås att någon tillåts utnyttja dessa oftast mot särskild royaltyersättning. Utnyttjandet består oftast i en rätt att tillverka och sälja en viss produkt. En sådan produktlicens kan omfatta en eller flera av följande rättigheter:

  • patent
  • patentansökan
  • teknisk know-how
  • kommersiell know-how
  • varumärke
  • varukännetecken
  • firmanamn
  • mönsterskydd
  • upphovsrätt till programvara
  • domännamn

Ett företag som utvecklat en ny produkt kan söka patent på uppfinning som har samband med produkten. Vid utvecklingen har framkommit teknisk know-how som är hemlig och programvara som omfattas av upphovsrätt. Vid marknadsföringen har företaget samlat hemlig kommersiell know-how. Företaget kan vidare ge produkten ett namn som kan registreras som varumärke. Produkten kan också få en utstyrsel som kan skyddas som varumärke och/eller genom mönsterskydd. Företaget kan dessutom använda varumärket i sitt firmanamn och få det registrerat som domännamn.

Vid licensiering kan sedan licenstagaren ges rätt att utnyttja samtliga omnämnda immateriella tillgångar. En sådan licens tillhör dock ytterligheterna. Mycket vanligt är dock att en patentlicens kompletteras med licensiering av know-how, programvara och varumärken. Se kapitlet Immateriella rättigheter.

Licensiering av upphovsrätt till programvara skiljer sig i många avseenden från licensiering av andra immateriella tillgångar, se nedan under rubriken Programvarulicens.

Fördelar och nackdelar

Fördelar

Fördelarna med licensiering jämfört med exploatering i egen regi är framförallt:

  • mindre förlustrisk
  • mindre egna resurser
  • lägre tullar och transportkostnader
  • licenstagaren har bättre marknadskunnande och kunnande om lokala produktionsförhållanden

Nackdelar

Bland nackdelarna kan nämnas:

  • sämre kontroll över produktion och marknad
  • ev. kvalitetsproblem, vilket kan återverka på produktens anseende
  • lägre vinstmöjligheter
  • risk att licenstagaren börjar konkurrera
  • konkurrensrättsliga och andra legala komplikationer (licensavtalet måste utformas enligt konkurrensrättsliga och andra regler som gäller i licenstagarens hemland)

Licensavtalets utformning

Viktiga faktorer

En licens kan givetvis utformas på en mängd olika sätt. Viktiga faktorer som återverkar på licensavtalets utformning är:

  • typer av immateriella tillgångar som omfattas
  • de länder eller områden som omfattas av tillverknings- respektive försäljningslicens
  • parternas nationalitet
  • exklusiva eller icke-exklusiva rättigheter
  • tvingande regler framförallt i licenstagarens hemland
  • skatteregler (t.ex. källskatt på royalty)
  • ersättningsmodell (vanligen utgår ersättning som royalty i förhållande till uppnådd tillverkning eller försäljning)
  • licensgivarens ansvar för licensobjektet
  • hantering av förbättringar
  • avtalstid, förtida upphörande och följder av avtalets upphörande (ex.vis rätten att utnyttja licensierade rättigheter efter upphörandet)

Rättsregler och avtalspraxis

Allmänt

En licens innebär rätt att utnyttja immateriella rättigheter eller annan immateriell tillgång, såsom know-how. För sådan egendom finns normalt särskild lagstiftning, t.ex. patentlagen, varumärkeslagen och lagen om företagshemligheter. Se kapitlen Immateriella rättigheter och Sekretess och sekretessavtal. Förutom ett antal bestämmelser i 3 kap. upphovsrättslagen och ett fåtal i övrigt (t. ex. förbudet mot vidarelicensiering i Patentlagen) saknas lagregler om licensiering. Praxis på området är dessutom inte särskilt utvecklad. Ledning får ofta sökas i allmänna avtalsrättsliga principer och genom analogier med andra avtalstyper, t.ex. köplagen och kommissionslagen. Vid analog tillämpning av köplagen måste dock beaktas att licensavtalet utgör en långvarig avtalsrelation i motsats till köpets momentana karaktär. Köplagens regler är dock direkt tillämpliga på överlåtelse av immateriell egendom. För sådana transaktioner och särskilt om köpeskillingen betalas i form av royalty är dock lagens regler i många fall inte anpassade. Det finns alltså all anledning att noggrant och utförligt reglera innehållet i ett licensavtal.

Licensgivarens ansvar för licensobjektet

Avsaknaden av tydliga rättsregler bör föranleda parterna att göra avtalet så heltäckande som möjligt. En fråga, som inte minst av den anledningen, kräver särskild uppmärksamhet är vilket ansvar licensgivaren har för att licenstagaren kan utnyttja licensobjektet på avsett sätt eller med köprättslig terminologi: Vilket ansvar har licenstagaren för olika typer av fel i licensobjektet? ”Felen” kan på samma sätt som vid köp av lös egendom vara faktiska fel, rättsliga eller immaterialrättsliga.

Anledningen till att licensobjektet inte motsvarar licenstagarens förväntningar kan t. ex vara:

  • att ansökan om patent eller annan immaterialrätt inte beviljas,
  • att registrering av patent eller annan immaterialrätt inte upprätthålls eller fullföljs,
  • att licensierad know-how inte längre är hemlig,
  • att licensobjektet gör intrång i annans rätt (immaterialrättsligt fel) eller
  • att licensgivaren inte har rätt att upplåta licens till licensobjektet (rättslig fel)

Vilket ”felansvar” licensgivaren har enligt gällande rätt är ofta svårbedömt och köprättsliga regler kan antagligen i mycket begränsad utsträckning tolkas analogt, även om de allmänna kontraktsrättsliga principer som ligger bakom den köprättsliga lagstiftningen kan beaktas.

Vanligen behandlas licensgivarens ansvar i en garantibestämmelse där licensgivaren vill göra undantag för omständigheter som denne inte känt till (eller borde ha känt till). Jfr. behandlingen av immaterialrättsligt fel i artikel 41 i internationella köplagen (CISG).

Avtalstid och avtalets upphörande 

Ett licensavtal innebär ett långsiktigt samarbete mellan parterna. Avtalet kan vara så länge en viss immaterialrätt ger effektivt skydd eller under viss tid, ofta med förlängningsperioder om avtalet inte sägs upp. Alternativt kan avtalet löpa på obestämd tid men med viss minsta tidsperiod innan uppsägning får ske. Avtalet innehåller i allmänhet särskilda regler om vad som sker vid avtalets upphörande. Agenter och kommissionärer har rätt till avgångsvederlag vid avtalets upphörande. En återförsäljare kan analogivis tillerkännas en sådan rätt, även om rätten i sådant fall förlorar sin tvingande karaktär. En sådan analog tillämpning kan tänkas även vid upphörandet av ett licensavtal i fall där licenstagaren har en svag och underordnad ställning. Licensgivaren kan därför ha anledning att uttryckligen föreskriva att ersättning inte ska utgå vid avtalets upphörande.

Förtida upphörande

Ett licensavtal innehåller regelmässigt en klausul om förtida upphörande vid kontraktsbrott och insolvens (eller befarad insolvens) men också ofta regler om uppsägningsrätt vid ändrade förhållanden. Nedan ska översiktligt redogöras för vilka omständigheter som kan medföra uppsägningsrätt vid kontraktsbrott och ändrade förhållanden.

a) Kontraktsbrott och skadestånd

Part har även utan särskild reglering rätt att säga upp avtalet vid väsentligt kontraktsbrott från motpartens sida. I avtalet kan också ges mer preciserade regler om vilka kontraktsbrott som ger rätt till uppsägning (och skadestånd).

För skadestånd i licensförhållanden krävs, om inte garanti eller annan utfästelse föreligger, att den felande parten agerat oaktsamt. En analogisk tillämpning av reglerna om presumtionsansvar i agent- och kommissionslagarna är tänkbar men låter sig sannolikt inte göras (se nedan). I lagstiftning för olika avtalstyper finns olika modeller för skadeståndsansvar. Efter förebilder i lagstiftningen kan följande lösningar införas i avtalet:

  • Vanligt culpaansvar, d v s den förfördelade parten måste visa att oaktsamhet föreligger.
  • Presumtionsansvar, d v s den felande parten måste visa att oaktsamhet föreligger (se 43 § kommissionslagen och 34 § lagen om handelsagentur).
  • Kontrollansvar, d v s strikt ansvar för direkt förlust med undantag för omständighet utom parts kontroll, där oaktsamhet krävs (se 27 § köplagen). Vid oaktsamhet har dock köparen rätt till skadestånd för både direkt och indirekt förlust.
  • Strikt ansvar, t.ex. på grund av garanti eller annan utfästelse.

I licensavtal förekommer olika typer av ansvarsbegränsningar och friskrivningar, framförallt när det gäller licensgivarens skadeståndsansvar. I en garantibestämmelse kan ansvaret begränsas till förhållanden som licensgivaren känner till. Licensgivaren kan vidare försöka begränsa sitt ansvar till direkta skador och/eller till visst takbelopp.

b) Ändrade förhållanden

Ofta innehåller avtalet uppsägningsregler för vissa preciserade händelser, som ändrar de förutsättningar, som rådde vid avtalets tillkomst. Som exempel kan nämnas:

  • Ändrade ägarförhållanden (”change of control”)
  • Licenstagaren angriper immateriell rättighet som omfattas av avtalet
  • Visst immaterialrättsligt skydd bortfaller
  • Förväntade försäljningsnivåer eller kvalitetskrav kan inte uppnås

Som regel innehåller avtalet en force majeure klausul, som innefattar mer genomgripande förändringar i omvärlden. Inte sällan tas också in en s. k. hardship-klausul in i avtalet. En sådan bestämmelse ger normalt uppsägningsrätt om förutsättningarna för parts åtaganden väsentligt förändras. Agentlagen, kommissionslagen och lagen om handelsbolag och enkla bolag innehåller regler om uppsägning om ”viktig grund” föreligger. Viktig grund kan omfatta olika typer av ändrade förhållanden som inträffar efter avtalets ingående. Viktig grund utgör t ex om part får näringsförbud eller begår oegentligheter utan att sådant förbud meddelas. I vilken mån reglerna om viktig grund kan tillämpas analogt på licensavtal är osäker. Regeln är i vart fall inte, i enlighet med rättspraxis när det gäller avgångsvederlag, tvingande utanför den berörda lagstiftningen.

Parterna bör innan de binder sig för lång tid överväga om en mer generell bestämmelse om uppsägningsrätt vid ändrade förhållanden bör införas i avtalet.

Licenstagarens försäljningsinsatser

För licensgivaren är en av de viktigaste frågorna i avtalet vilka ansträngningar licensgivaren är beredd att göra för att nå ut med de licensierade produkterna på den marknad eller de marknader som tilldelats denne. Helst vill licensgivaren införa bestämmelser om minimiroyalty och/eller minimiförsäljning. Om licenstagaren ska acceptera sådana bestämmelser bör denne se till att ha möjlighet att komma ur avtalet om uppsatta försäljningsmål inte uppnås.

Förses avtalet med regler om minimiförsäljning brukar licensgivaren ges rätt att säga upp avtalet om licenstagaren inte förmår uppnå minimikraven. Vid exklusiva licenser föreskrivs ofta att licensgivaren får välja mellan att säga upp avtalet eller omvandla exklusiva rättigheter till icke-exklusiva.

Har licenstagaren exklusivitet inom visst område faller det sig naturligt att licensgivaren vill säkerställa minsta acceptabla försäljningsvolymer. Vid ett icke-exklusivt avtalsförhållande är licenstagaren i regel obenägen att sträcka sig längre än till en s.k. best effort-klausul och/eller regler om vilka marknadsansträngningar som ska vidtas. Jfr 5 § lagen om handelsagentur som föreskriver att agenten ska göra ”skäliga ansträngningar” för att inhämta anbud.

Förbättringar m.m.

Licenstagaren vill i allmänhet ha tillgång till alla förbättringar av licensobjektet så snart som möjligt och helst utan att utge särskild ersättning för dessa. Det ligger även i licensgivarens intresse att varje licenstagare tillgodogör sig förbättringar för att därigenom öka sin konkurrenskraft. Avtalet bör också innehålla en s.k. grant back-klausul, vilken ger licensgivaren tillgång till förbättringar gjorda av licenstagaren. Det bör observeras att sådana klausuler bör utformas på sådant sätt att de inte kommer i konflikt med konkurrensrättsliga regler. Se avsnittet Konkurrensrätt nedan.

Licenstagarens personal är i allmänhet i behov av utbildning i samband med att projektet sjösätts. Ett sådant behov kan föreligga även när det gäller förbättringar. I många fall utgörs förbättringar av uppdaterad programvara. Ingår i licensen betydelsefull programvara kan denna också vara i behov av underhåll. Se nedan ang. programvarulicenser.

Programvarulicens

En licens avseende upphovsrätten till programvara har likheter med andra typer av licensavtal till immateriella rättigheter. Programvarulicenser skiljer sig dock från sådana licenser i många avseenden och måste därför i stora delar få en unik utformning. Se kapitlet IT-avtal och modellavtalet för programvarulicens.

Några specifika förhållanden som måste beaktas vid en programvarulicens behandlas nedan.

a) Upphovsrättsliga regler

Vid utformningen av avtalet bör bl. a beaktas följande punkter:

  • Enligt 28 § upphovsrättslagen är det inte tillåtet att utan upphovsmannens godkännande ändra upphovsrättsligt skyddade verk. En licenstagare har dock rätt att göra sådana ändringar som är nödvändiga för att programvaran ska kunna användas för avsett ändamål (26 g §). Denna rätt kan dock avtalas bort.
  • Om inte annat avtalats har en licenstagare inte rätt att överföra licensen till tredje man (28 §)
  • Kopior av programvara får endast tas i form av säkerhetskopior och s k brukskopior om sådan kopiering är nödvändig för programmets användning (26 g §).

b) Leverans och installation

Till skillnad mot licensavtal rörande andra rättigheter ingår i ett licensavtal avseende programvara ofta bestämmelser om leverans, installation och integrering.

c) Användarbegränsningar

Vid licensiering förekommer ett antal olika former av användarbegränsningar, såsom:

  • Begränsning till viss verksamhet
  • Begränsning till visst område eller viss lokal
  • Begränsning till vissa datorer eller användare
  • Begränsning till vissa installationer
  • Begränsning i fråga om kapacitet

d) Underhåll och uppdateringar

Licenstagaren är ofta i behov av underhåll av den licensierade programvaran under avtalstiden. Ofta finns också behov att ta del av licensgivarens utvecklingsarbete. Vanligen träffas ett separat avtal om underhåll och uppdateringar.

Konkurrensrätt

Avtal som hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen inom EU eller del därav är förbjudna enligt artikel 101.1 i EU-fördraget. Bestämmelsen motsvaras av 2 kap. 1 § konkurrenslagen som gäller den svenska marknaden. S.k. bagatellavtal, d v s avtal som inte på ett märkbart sätt påverkar konkurrensen, är i allmänhet tillåtna. Licensavtal kan också komma i konflikt med förbudet mot missbruk av dominerande ställning. För en allmän redogörelse av konkurrensrätten i Sverige, EU och EES, se kapitlet Konkurrensrätt.

Gruppundantag för tekniköverföringsavtal

Till ledning för utformningen av bl. a. avtal om patent- och know-howlicenser har kommissionen utfärdat ett gruppundantag för tekniköverföringsavtal (Commission Regulation 2026/877). Kommissionen har också utfärdat riktlinjer för tillämpningen av gruppundantaget (C 2026/2323, 21.4.2026). Den svenska motsvarigheten finns i SFS 2014:935. Gruppundantaget omfattar patent, know-how, mönster och upphovsrätt till programvara.

Gruppundantaget omfattar inte varumärkeslicenser. Vid en självständig varumärkeslicens kan dock ledning sökas i gruppundantaget för tekniköverföringsavtal eller om licensen har koppling till annat avtal, t.ex. ett återförsäljaravtal, till de konkurrensrättsliga regler som gäller för denna avtalstyp. Gruppundantaget omfattar heller inte datalicensavtal med undantag för licensiering av databaser för produktionsändamål. För avtal som faller under gruppundantaget gäller undantag under avtalstiden så länge den licensierade tekniken har immaterialrättsligt skydd respektive så länge licensierad know-how förblir hemlig (undantag för fall där licenstagaren avslöjar hemlig know-how).

En åtskillnad görs mellan avtal mellan konkurrerande och icke-konkurrerande företag. För avtal mellan konkurrenter innehåller gruppundantaget en omfattande lista över otillåtna bestämmelser och förfaranden; en lista som är betydligt kortare för avtal mellan icke-konkurrenter. Nedan behandlas endast den senare kategorin.

Gruppundantagets tillämpning på avtal mellan icke-konkurrenter

1. Marknadsandelar (art. 3)

För att gruppundataget ska vara tillämpligt krävs att vardera partens marknadsandel inte överstiger 30 procent. Marknadsandelen bestäms på grundval av i vilken utsträckning den licensierade teknologin används på den relevanta produktmarknaden.

2. Särskilt allvarliga konkurrensbegränsningar (art. 4)

Bl. a. följande begränsningar med för att avtalet i sin helhet faller utanför gruppundantaget:

  • Områdesbegränsningar när det gäller prissättning. Licensgivaren har dock rätt att under vissa förutsättningar bestämma ett högsta eller rekommenderat försäljningspris
  • Försäljningsbegränsningar avseende passiv försäljning med undantag av bl. a. passiv försäljning till exklusivt område eller exklusiv kundgrupp som reserverats för licensgivaren. Ledning för bedömningen kan sökas i gruppundantaget för vertikala avtal. Se det konkurrensrättsliga avsnittet under Återförsäljaravtal.

3. Otillåtna klausuler (art. 5)

I artikel 5 ges en lista på klausuler som inte omfattas av gruppundantaget. Förbudet påverkar endast den aktuella bestämmelsen och inte övriga delar av avtalet. Bl. a. följande klausuler är otillåtna:

  • Vissa typer av s. k. grant-backklausuler. Licenstagaren får inte ge licensgivarenen exklusiv licens på sina förbättringar. En sådan klausul kan dock vara tillåten vid en individuell bedömning, särskilt om licensgivaren är skyldig att utge ersättning. Icke-exklusiva klausuler är normalt tillåtna.
  • Icke-angreppsklausuler. Klausuler som innebär att licenstagaren inte får bestrida giltigheten av licenstagarens immateriella egendom är otillåtna. Vid en exklusiv licens får dock licensgivaren ges rätt att säga upp avtalet vid ett sådant angrepp.
  • Begränsning av teknikanvändning m.m. Licenstagarens möjligheter att använda sin teknik eller att bedriva forskning och utveckling får inte begränsas, om inte begränsningen är nödvändig av sekretesskäl.

Avtal som inte omfattas av gruppundantaget

Avtal som inte omfattas av gruppundantaget får bedömas individuellt. Vid en sådan bedömning kan en konkurrensbegränsning endast vid särskilda omständigheter godkännas enligt EU-fördragets artikel 101.3. I kommissionens riktlinjer ges detaljerade förskrifter om hur olika klausultyper ska bedömas.

Avtalet och avtalsförhandlingen

Omfattande och komplicerat avtal

I ett licensavtal behöver i allmänhet en stor mängd frågor regleras; frågor som dessutom ofta är mycket komplicerade. Avsaknaden av lagregler gör också att parterna inte bör lämna frågor oreglerade. Med hänsyn till komplexiteten upprättas licensavtal regelmässigt av avtalsjurister. Avtalet följer i allmänhet väl etablerade mönster och har en struktur och uppbyggnad som skiljer sig mycket litet mellan länder och världsdelar.

En licens har ofta stor ekonomisk och strategisk betydelse för de inblandade företagen. Parterna har alltså all anledning att sätta av tid och resurser för att nå det bästa förhandlingsresultatet.

Standardavtal

På licensområdet finns ett antal formulär och standardavtal framförallt när det gäller internationella licenser för patent och know-how. Välkända och ofta använda är:

  • Orgalime. Models for an International Technology Licensing Agreement (EU/EEA version). 2017
  • Orgalime. Model for an International Technology Licence Agreement outside the EU/EEA. 2006

Formulären kan rekvireras från Industrilitteratur.

ICC har givit ut ICC Model International Transfer of Technology Contract, som kan rekvireras från ICC Sweden.

För varumärkeslicens har ICC givit ut ICC Model International Trademark License.

Avtalsförhandlingen

Individuella faktorer

Avtalets utformning är givetvis beroende av en rad individuella faktorer. Som exempel kan nämnas:

  • parternas ekonomiska styrka och förhandlingsposition
  • typer av licensobjekt
  • vinstmöjligheter och förlustrisker
  • förhandlingsskicklighet och förhandlingsvana

Ingår den tilltänkte licenstagaren i ett nät av licenstagare har licensgivaren ofta en stark förhandlingsposition och vill ogärna frångå ett koncept som fungerar med andra licenstagare. Licensgivaren vill därför i förhandlingen genomdriva sitt standardavtal.

Styrkeförhållandet varierar dock. Licensgivaren kan i ett fall vara en finansiellt svag uppfinnare och i ett annat ett multinationellt storföretag som söker licenstagare på en mindre marknad.

Licensgivarens checklista

Förundersökningar

Licensgivaren bör på ett tidigt stadium överväga hur produkten ska exploateras. Han bör ofta anlita utomstående konsulter för att få vägledande råd inte bara om exploateringssätt utan också hur produkten kan skyddas, t.ex. genom patentansökningar och varumärkesregistreringar. Licensgivaren bör dessutom skydda hemlig know-how genom att avkräva berörd personal fullständiga sekretessförbindelser. Vikten av att hemlighålla all forskning och utveckling kan inte nog understrykas. Uppfinningar som blir kända kan inte patenteras.

Väljer licensgivaren att exploatera produkten genom licensiering bör han lägga ned stor möda på att hitta rätt samarbetspartner(s). Bland annat följande åtgärder och beslut är ofta nödvändiga:

  1. val av exploateringsmetod
  2. marknadsundersökningar
  3. kontroll av immaterialrättsligt skydd på ifrågavarande marknad(er)
  4. konkurrenternas aktiviteter
  5. val av licenstagare
  6. kontakt med presumtiv licensstagare
  7. insamling av information om den tilltänkte licenstagaren bl.a. vad gäller dennes verksamhet, ekonomiska ställning och ägarförhållanden
  8. bedömning av den tilltänkte licenstagarens möjligheter och vilja att på sikt starta konkurrerande verksamhet
  9. bedömning av möjligheterna att förhindra konkurrerande verksamhet bl.a. med hänsyn till konkurrensrättsliga regler
  10. bedömning av den tilltänkte licenstagarens tillverkningskapacitet och möjligheter att hålla erforderlig kvalitet

Förberedelser inför förhandlingen

Behovet av förberedelser underskattas ofta. I ett genomtänkt upplägg ingår t.ex. mallavtal för både licensavtal och sekretessavtal. Till förberedelsearbetet hör bl.a. att:

  1. utarbeta en marknadsplan för ifrågavarande marknad innehållande bl.a. tidsplaner och prognoser
  2. låta utarbeta (helst tillsammans med företagets affärsjurist) ett genomtänkt licensavtalsförslag som gynnar de egna intressena samt ett fullständigt och ”vattentätt” sekretessavtal. (Om licensgivaren redan har standardmallar bör givetvis dessa användas.) Förslagen kan om så bedöms lämpligt översändas till motparten före förhandlingen
  3. bestämma vilka som ska delta i förhandlingen (helst i samråd med motparten)
  4. diskutera och lägga fast en förhandlingsstrategi. Uppdelning av licensavtalsförslaget i affärsmässiga, praktiska och juridiska frågor
  5. taktiska överväganden. Uppdelning av avtalsförslaget i viktiga och mindre viktiga frågor
  6. bestämma förhandlingsdagar och förhandlingsort i samråd med motparten
  7. eventuellt begära viss förhandsinformation från motparten (t.ex. angående dennes tänkta försäljningsinsatser, tillverkningsfaciliteter, försäljningsorganisation, annan verksamhet etc.)
  8. eventuellt skicka viss förhandsinformation om det egna företaget och produkten. Innan hemlig know-how avslöjas bör dock sekretessavtalet ha undertecknats av motparten.

Förhandlingarna

Förhandlingar kan bedrivas på många olika sätt. Nedan beskrivs ett förlopp där parterna kommer överens vid förhandlingsbordet. I fråga om ett licensavtal förekommer givetvis att förhandlingarna åtminstone delvis sköts per korrespondens genom utväxling av avtalsförslag. Detta kan vara fördelaktigt ur tidssynpunkt. Att förhandla via e-post och telefon innebär dock vissa nackdelar, bl.a. större risker för missförstånd och svårigheter att skilja stort från smått.

Vid förhandlingar ”öga mot öga” bör någon av parterna (eller parternas jurister) ges uppdraget att sköta utskrifter av avtalsförslag och ”föra protokollet”. Nedan presenteras en lista med frågor att tänka på:

a. innan förhandlingarna börjar bör licenstagaren underteckna ett sekretessavtal. Sekretessavtalet bör innehålla bl.a. en specifikation på det know-how som kommer att förmedlas

b. etablera en personlig relation

c. planera in sociala aktiviteter i samband med förhandlingarna (luncher, middagar, ev underhållning etc.)

d. presentaton av immaterialrättsligt skyddade rättigheter, inklusive know-how

e. förhandlingar rörande affärsmässiga frågor:

  1. Licensobjektet(n)
  2. Förbättringar
  3. Konkurrerande produkter
  4. Royalty och annan ersättning
  5. Försäljningsinsatser
  6. Avtalstid

f. genomgång och förhandling av praktiska frågor (avtalsförslag bör överlämnas om så ej redan skett):

  1. Överföring av know-how
  2. Tekniskt bistånd och utbildning
  3. Marknadsföring
  4. Köp av komponenter
  5. Betalningsrutiner och kontroll av royalty
  6. Kvalitet och kvalitetskontroll
  7. Märkning
  8. Vidmakthållande av patent
  9. Informationsutbyte och sekretess
  10. Underlicenser

g. genomgång och förhandling av frågor rörande juridik och ordning:

  1. Intrång i licensierande rättigheter
  2. Ansvar för licenstillverkade produkter
  3. Garantier avseende licensierade rättigheter
  4. Förtida upphörande
  5. Force majeure och ändrade förhållanden
  6. Vite
  7. Tvister
  8. Tillämplig lag
  9. Meddelanden och ändringar m.m.

h. korrigeringar i avtalsförslag

i. eventuell parafering av överenskommen avtalstext, dvs. förhandlarna sätter sina signaturer på varje sida i det färdigställda avtalet

Undertecknande av avtalet m.m.

Undertecknandet av ett viktigare avtal (”signing”) brukar ofta förenas med artighetsbetygelser och festligheter. Alla anställda som berörs bör informeras omedelbart efter undertecknandet. I vissa fall ska f.ö. förhandlingar enligt medbestämmandelagen ske. Dessa bör äga rum innan avtalet undertecknas.

Licensgivaren bör särskilt tänka på följande:

  1. två originalexemplar tas fram och kontrolleras av parterna. Glöm ej ev. bilagor!
  2. behörighetshandlingar kontrolleras
  3. avtalen undertecknas
  4. varje sida utom den sista (vilken redan har namnunderskrifter) signeras i nedre högra hörnet
  5. ändringar för hand signeras i marginalen mitt för ändringen
  6. tal, utbringande av skålar, gåvor, måltid etc.
  7. intern information och offentliggörande

Genomförande (implementering)

Ett avtal ska inte stoppas i ”byrålådan” direkt efter undertecknandet. Det är ett arbetsinstrument, vars bestämmelser måste översättas till arbetsrutiner inom företaget.

Följande åtgärder bör vidtas eller övervägas:

a. kopia av avtalet och erforderliga instruktioner överlämnas till berörda befattningshavare

b. uppföljning av avtalets bestämmelser, t.ex. när det gäller:

  1. Rutiner för teknikbevakning och utväxling av know-how
  2. Rutiner för vidmakthållande av immateriella rättigheter
  3. Sekretessrutiner
  4. Kontroll av försäljningsåtagande
  5. Kontroll av royalty och minimiroyalty
  6. Rutiner för informationsutbyte
  7. Kvalitetskontroll
  8. Rutiner för tekniskt bistånd och utbildning samt uppföljning därav
  9. Rutiner för marknadsföring (inkl mässor och konferenser)
  10. Anpassning av försäljningsmaterial
  11. Bevakning av licenstagarens uppbyggnad av tillverknings- och försäljningsorganisation

c. besök hos licenstagaren

d. rutiner för regelbundna teknik- och säljmöten

e. kontinuerlig bevakning av försäljningsutveckling

f. kontinuerlig konkurrensbevakning

g. kontinuerlig bevakning av licenstagarens ekonomi, organisation, sidoverksamheter och ägarbild

Avveckling av avtalet

Beredskap måste finnas för avtalets avveckling. Licenstagarens verksamhet bör följas noggrant. Alla avvikelser från avtalet bör påtalas och dokumenteras. Juridisk expertis bör konsulteras innan avtalet sägs upp. Följande punkter bör beaktas:

  1. uppsägning enligt avtalets bestämmelser (obs regler om hur meddelanden ska sändas)
  2. förtida upphörande enligt uppsägningsgrund i avtal (jurist bör medverka)
  3. möjlighet att förbjuda licenstagaren att fortsättningsvis använda immateriella rättigheter och know-how (kontrollera konkurrensrättsliga regler)
  4. eventuellt skadestånd
  5. återlämnande av tillgångar (t.ex. ritningar och marknadsföringsmaterial)
  6. information till kunder, anställda m.fl.

Efter avtalets avveckling

Ett licensavtal kan så att säga överleva sig självt genom att licenstagaren har åtagit sig förpliktelser som gäller efter avtalets upphörande. Sådana förpliktelser bör bevakas, innebärande:

  1. uppföljning av bestämmelser som överlever avtalets upphörande, t.ex. konkurrens- och sekretessklausuler
  2. beivra överträdelser (varvid dock tillämplig konkurrensrättslig lagstiftning bör kontrolleras). Jurist bör medverka.

Licensgivaren bör också kontinuerligt bevaka att den förre licenstagaren inte använder licensgivarens immateriella rättigheter och know-how (om detta inte är tillåtet enligt avtalet, ”paid-up license”).

Kontraktshandboken är framtagen av Deal affärsjuridik AB och tillhandahålls i samarbete med Jure AB.